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自社の商標が他社に商標登録されていることが判明した

 他社に商標登録されていることが判明したイメージ

自社独自の商標を使った商品やサービスが順調に売れてくると、
商標登録」に関心を抱く経営者も少なくないでしょう。

しかし、このように「そろそろ商標登録を…」と考えたところで、その商標が、
すでに他社(他者)によって商標登録されている事実が判明することがあります。

もう商標登録をすることはできないのだろうか?
 このまま使い続けると、一体どんな問題があるのだろうか?

このようなことで、お悩み中ではありませんか?

商標登録は本来、事業で商標を使い始める前に済ませておくことが理想的です。
商標登録によって、安心・安全な使用が実質的に保証されると言えるからです。

しかし、それなりの費用や手間もかかりますので、実際のところ、小さく起業した場合や、まだ利益があまり出ていない段階では、商標登録を見合わせることも少なくはないのが実状でしょう。

そして、しばらくして事業が軌道に乗ってきたところで、このように、
自社の商標が他社に商標登録されていることが判明」することがあるのです。

では、こういった場合、どうすれば良いのでしょうか?
本ページでは、留意すべき点や、とり得る対応についてご説明いたします。

※ご注意:本ページに掲載している対応は一般論としての一例であり、
 実際には、個別具体的な状況に応じて、適切な対応を検討する必要があります。

 あくまでご参考としての情報提供となる点につき、ご了承ください。



1.まずは商品やサービスが共通するかを確認する

商標登録は、その商標と商品・サービスをセットで登録します。

ここで指定した商品やサービスに基づいて、商標登録による保護の範囲や、商標権の効力範囲が定められることになります。また、これらの範囲に抵触する部分については、たとえ商標登録出願をしたとしても、商標登録は認められないことになっています。

したがって、まずすべき重要なことは、貴社がその商標を使っている商品やサービスが、他社(他者)が商標登録をしている商品・サービスと共通しているかを確認することです。

他社(他者)の商標登録の詳細については、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」などのデータベースを用いることで確認することができます。


(1)商品・サービスが共通していない場合

貴社と同じ商標が他社(他者)に商標登録されていたとしても、お互いの商品やサービスがまったく異なっていれば、原則として、貴社がその商標を使ったり、商標登録をしようとすることには影響はありません。

この場合、(とりあえずは)ひとまず安心と言えるでしょう。
引き続き、貴社がその商標を使っている商品・サービスの分野において、ただちに商標登録をする準備を進めることをお勧めいたします

なお、商品やサービスの分野が異なっていても、たとえばその他社の商標が実は非常に有名になっているなどの特別な事情がある場合は、そのまま使用を続けると問題が生じる場合もありますので注意してください。

そもそも、商品やサービスの共通性を、一般の経営者の方が判断するのは少々ハードルが高いかもしれません。商標実務における商品・サービスの分類基準(グループ)もあるほどですので、専門的な知識がなければ適切に判断するのは難しいと言わざるを得ません。

よって、できれば後述のように、まずは商標の専門家である弁理士にご相談されることをお勧めいたします。


(2)商品・サービスが共通している場合

一方、商品やサービスが共通している場合、貴社がその商標を使うと、他社(他者)の商標権侵害となってしまう可能性があります。また、貴社が商標登録出願をしたとしても、その他社(他者)の商標登録の存在を理由に、原則として登録は認められません。

この場合、状況としては深刻と言えます。
いったん落ち着いて、後述のような対策がとれないかを検討することが必要です。


2.他社(他者)の商標登録出願・商標登録の時期を確認する

商品やサービスが共通している場合、その他社(他者)の商標登録出願・商標登録の時期を確認しておきましょう。この情報が、後述のとり得る対策を検討する上で有効なヒントになる場合があるからです。

たとえば、もし、他社(他者)の商標登録出願が、貴社がその商標を使い始めた時期よりも後であれば、他社(他者)は貴社の商標を知った上で出願をした可能性があります。特に、その他社(他者)が貴社の競業者や関係者・元関係者であれば、何らかの不正目的のために出願を行なった可能性も考えられるでしょう。

一方、他社(他者)の商標登録出願が、貴社がその商標を使い始めた時期よりもはるか昔であれば、その商標登録は、貴社の商標とはまったく無関係と考えるのが自然です。
このような場合、むしろ貴社の方が不注意によって、他人の商標権がありながら、その商標を使い始めてしまったということになりますので、さらに状況は悪いと言えます。

これらの点も踏まえた上で、次のような対策がとれないかを検討します。


3.商標登録を取消・無効にできる理由がないかを検討する

商品やサービスが共通している場合、その他社(他者)の商標登録を取消・無効にできる手段がないかを検討しましょう。

うまく取消・無効とできれば、貴社による商標の使用が商標権侵害となることを回避したり、貴社が商標登録をしようとした場合における障害を取り除くことが可能となります。

具体的には、上述の他社(他者)の商標登録出願や商標登録が、貴社がその商標を使い始めた時期よりも前であれば、主に「不使用取消審判」の請求の可否を検討することになるでしょう。一方、貴社がその商標を使い始めた時期よりも後であれば、「不使用取消審判」に加えて、「登録異議申立て」や「無効審判」の請求の可否についても、検討の余地があります。

しかし、商標登録を取消・無効とするための理由の詳細は、商標法に規定されていることもあり、また、特許庁にする手続も複雑であるため、この段階になると、専門的な知識のない一般の経営者の方が自力で対応するのは、困難と言わざるを得ません。

よって、他社(他者)の商標登録を取消・無効にできないかを検討する場合には、後述のように、商標の専門家である弁理士にまずはご相談されることが無難と言えるでしょう。

一般的に、難しい事案になればなるほど、適切に対応するためには、より専門的な知識や経験が必要となります。ですから、弁理士にコンタクトをされる場合は、可能であれば、特に商標分野を専門としている弁理士にご相談されることをお勧めいたします。

なお、「不使用取消審判」や「無効審判」を請求すると、手続上、相手方に貴社が知られることになります。そうすると、場合によっては、それらのために貴社の商標の使用行為が相手方に発覚してしまい、かえって大事に発展するというリスクも否定できません
このような点にも十分留意して、対策を検討する必要があります。

商標権者等が、継続して3年以上、登録商標を指定商品・指定役務について使用していない場合、第三者の請求によって商標登録が取消とされる審判


4.ただちに商標を変更するのも選択肢の一つ

商標登録が一度認められたものを取消・無効にするのは、現実には簡単ではありません。
また、貴社がその商標をそのまま使い続けるのは、リスクが高すぎます。

そこで、その他社(他者)の商標登録を取消・無効にするのが難しいと考えられるのであれば、残念なことではありますが、ただちに使用を中止して、貴社の商標を変更するのが、長い目で見ればもっともダメージが少なくて済むと考えられる場合もあります。

よって、「あきらめて、ただちに商標を変更する」のも、選択肢の一つとなります。
状況によっては、検討の余地もあるでしょう。

なお、どうしても商標を変更したくない場合は、その他社(他者)から商標ライセンス(使用許諾)を受けたり、商標権を譲渡してもらう等といった手段もあります。しかし、これらの場合には、一般的には多額の対価をともなうことが考えられますので、お勧めはしにくいと言えます。

商標の変更を決断した場合は、今回痛い目に遭った経験を教訓として、ぜひ新しい商標について商標登録をしてください。また、新しい商標を決める際には、必ず事前に商標調査を実施することを忘れないようにしましょう。


5.弁理士へのご相談・ご依頼のススメ

自社の商標が他社に商標登録されていることが判明した場合、その対応は決して簡単ではないことがお分かりになったかと思います。場合によっては、貴社がかなり深刻な状況に陥っている可能性もあるため、事態の慎重な分析・検討が欠かせないと言えるでしょう。

特に、他社(他者)が商標登録している商品・サービスと貴社が商標を使っている商品・サービスが共通するかを確認したり、その商標登録を取消・無効にできる理由がないかを検討する際には、専門的な知識がなければ、まず太刀打ちできないというのが正直なところです。

そして、対応については、一歩間違えれば大きなトラブルに発展するリスクもあります。
自力で解決しようと無茶をした結果、最悪の事態を招くようなことだけは避けなければなりません

そこで、まずは専門家である「弁理士」にご相談されることをお勧めいたします。

弁理士は、商標を含む知的財産権に関するプロフェッショナルです。
できれば具体的な対応につきましても、弁理士にご依頼されるのが理想的だと思います。

弁理士は、主に日本国内の「特許事務所」で仕事をしております。
こちらのサイトから全国の弁理士を探すこともできますので、ぜひ貴社と相性の良さそうな弁理士をお探しになって、特許事務所にコンタクトしてみてください。

はじめての特許事務所Q&A


6.当事務所がお手伝いできること

当事務所がお手伝いできることイメージ

紫苑商標特許事務所では、貴社の商標が他社に商標登録されていることが判明した場合のご相談を、弁理士が承っております。必要に応じて、商標登録や審判請求についてもご依頼いただけます。

当事務所は、商標専門の特許事務所です。
商標実務10年以上の経験を有する商標専門の代表弁理士が、担当させていただきます
ご依頼の1件1件にしっかり時間をかけて丁寧に対応することをポリシーの一つとしております。

貴社の商標が他社に商標登録されていることが判明して心配な場合は、ぜひご相談ください。


当事務所へのご相談・お問い合わせ

当事務所へは、以下のフォームよりご相談・お問い合わせください。
追って弁理士より、Eメールにてご連絡を差し上げます。
初回の当事務所からの回答は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。
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